Отказы в регистрации товарного знака: причины и способы их устранения

Почему регистрация каждого третьего обозначения оказывается неудачной? Потому что многие заявители, теряясь в статьях закона, допускают одни и те же ошибки. Какие это ошибки и как их не допустить ещё на стадии создания товарного знака - читайте в нашей статье. Вся информация основывается на статьях ГК РФ.

Навценя Артем Муратович Старший партнер, юрист по интеллектуальной собственности

Отказ в регистрации товарного знака – это не беда: мы объясним, как исправить ошибки

Вынесен отказ: абсолютная или относительная причина?

В Роспатенте принимают отрицательные решения по причинам, установленным законодательством в ст. 1483 ГК РФ. Их можно условно разделить на две группы: абсолютные и относительные.

Абсолютными называют основания, которые отвечают на вопрос: “Выполняет ли данное обозначение индивидуализирующую функцию?”. Такие причины могут возникнуть, если в работе над товарным знаком отсутствовал творческий подход, поэтому он не обладает различительной способностью.

Относительные - это причины, связанные с уникальностью товарного знака. Они отвечают на такой вопрос: “Не является ли данное обозначение тождественным охраняемым обозначениям? Не нарушает ли оно права третьих лиц?”.

Варианты абсолютных и относительных причин для отказа

Абсолютные причины Относительные причины
Отсутствует различительная способность, в том числе:
  • обозначение описывает свойства товара, а не его особенности;
  • это слово с общеупотребительным значением;
  • это общеупотребительный символ.
Обозначение полностью или частично копирует ранее зарегистрированный товарный знак.
Обозначение состоит из букв, сочетание которых не имеет значения. Пример товарных знаков, которые не будут зарегистрированы: ДЛШ, ИАВ. Тождественно общеизвестному товарному знаку.
Состоит из одного или нескольких элементов, запрещённых для регистрации в качестве товарного знака:
  • государственной символики;
  • названий и символов международных организаций (ООН, НАТО);
  • государственных знаков отличия (ордена, медали).
Напоминает товарный знак из другой категории средств индивидуализации: промышленный образец, коммерческое обозначение и др.
Это обозначение не соответствует действительности или вводит в заблуждение покупателя. В названии есть орфографические или грубые грамматические ошибки;
Обозначение противоречит моральным и гуманным принципам. Так, в 2017 году было отказано в регистрации товарного знака “Йошкин кот”. Обозначение отсылает к научным трудам или художественным произведениям (при этом не получено согласие автора).
Включает в себя изображение или название объектов культурного достояния. Пример - обозначение “Александровский сад”. Его не зарегистрировали, поскольку оно является культурным наследием России. Указывает на имена и фамилии знаменитостей.
Содержит символы или слова, ассоциирующиеся с иностранными алкогольными напитками. Содержит географическое название.

Как эксперты проверяют обозначения?

Нюансов много, поэтому важно не допустить этих ошибок ещё на стадии создания обозначения. Эксперты Роспатента, руководствуясь Федеральным законом о защите интеллектуальной собственности, проверяют каждое обозначение на предмет совпадений с различными объектами интеллектуальной собственности.

Какие это могут быть объекты?

Проверка объектов интеллектуальной собственности при проведении экспертизы товарного знака в Роспатенте

Объект сравнения Основания для отказа
Другие товарные знаки Любое совпадение с охраняемыми товарными знаками невозможно. Обозначение зарегистрируют только в одном случае: если вы сможете прекратить правовую охрану товарного знака конкурента, не используемого более трёх лет.
Заявления (обозначения на стадии рассмотрения) Обозначение, поданное на регистрацию, всегда имеет приоритет перед всеми последующими заявками.
Общеизвестный товарный знак Общеизвестный товарный знак защищён по всем классам товаров и услуг. Поэтому регистрация обозначения, напоминающего общеизвестное, невозможна.
Наименование места происхождения товара (НМПТ) Не получится зарегистрировать кафе “Тульский пряник” или “Пряник из Тулы” даже в Туле. Совпадение или схожесть с НМПТ не допускается.
Промышленный образец Все изображения и объёмные обозначения проверяют на предмет совпадения с промышленными образцами, поскольку это также объект интеллектуальной собственности, охраняемый законом. Совпадений быть не должно.
Коммерческое обозначение Как и в случае с рассматриваемым обозначением, преимущество будет у заявки с приоритетом.
Имена знаменитостей, в т.ч. псевдонимы Назвать фирму именем известного лица без его согласия невозможно. Однако вы можете использовать как товарный знак имя (фамилию), которое обладает различительной способностью и не ассоциируется у потребителя с другими обозначениями.
Авторские произведения Названия художественных текстов, в том числе имена персонажей, цитаты из них не могут быть зарегистрированы без согласия самого автора.

ТОП-20 причин отказа в регистрации товарного знака

Причина 1. Отсутствует различительная способность товарного знака.

П. 1. ст. 1483 ГК РФ утверждает, что невозможно получить права на обозначение, которое не обладает различительной способностью. Другими словами, товарный знак должен выделяться, отличаться от общепринятых или ранее зарегистрированных обозначений. В противном случае он не пройдёт экспертную проверку.

Проверьте знак на риски отказа

Введите название и узнайте свои шансы на регистрацию товарного знака в Роспатенте

Например, Яндекс

Главная функция товарного знака - отличать вашу компанию от других, формировать устойчивые ассоциации с вашей продукцией у потребителей. Этого невозможно достичь, если товарный знак состоит из таких элементов:

  • общеупотребительных слов или изображений;
  • специфических профессиональных или научных терминов;
  • слов, указывающих на свойства товара, например, цвет, качество, количество и т.п.
  • указывает на свойство или назначение продукции (например, значок машины для автомобильной компании).

Эти элементы могут присутствовать внутри товарного знака, если не являются основными и не преобладают над другими элементами обозначения. Их зарегистрируют как неохраняемые элементы.

В последние несколько лет участились попытки зарегистрировать неразличимые элементы как товарный знак. Иногда они получают правовую охрану, но это скорее исключение, чем правило. Известный пример - регистрация товарного знака “BMW” (изначально сочетание этих букв не обладало различительной способностью. Только когда покупатели стали ассоциировать аббревиатуру с машинами, товарный знак зарегистрировали).

Причина 2. Товарный знак включает общеупотребительные слова

В обозначении не должно быть слов и выражений, которые перешли в разряд общеупотребительных по отношению к товарам определённого вида. Такие слова как “ксерокс”, “джип”, “хлеб”, “молоко” не обладают различительной способностью, следовательно, не могут индивидуализировать товар.

Причина 3. В товарном знаке есть общепринятые элементы

Знаки, символы и термины, относящиеся к общепринятым, не могут получить правовую охрану. К ним относятся:

  • линии и простые геометрические фигуры;
  • символы, которые используются повсеместно: @, “!”, “$”; 
  • аббревиатуры и сокращения (НИИ, ОГРН, вуз);
  • название иного товара (аспирин).
👆

Если такой символ используется, то нужно вынести его в неохраняемые элементы или оформить графически.

Причина 4. Товарный знак отражает свойство продукции

Если название вашей фирмы или наименование продукции - это просто отражение их характеристик, то правовая охрана на них распространяться не будет. Товарный знак не должен указывать на вид, форму, качество, количество, способ производства товара или время изготовления. Также невозможна регистрация обозначений, которые описывают:

  • вес;
  • свойство;
  • цену;
  • адрес изготовителя;
  • историю производства.  

Пример: средство для мытья посуды “Моющее” или жевательная резинка “Для разжевывания”.

Причина 5. В форме товарного знака заключаются его основные свойства

Не допускается регистрация обозначений, форма которых представляет собой главное свойство или назначение товара. Например, объёмные или стандартные изображения продукции фирмы: самолёт для авиакомпании, бутылка спиртного для ликероводочного завода и т.п.

Причина 6. Бессмысленные товарные знаки

Любое обозначение должно иметь какой-то смысл, нести в себе значение. Символ или наименование должны быть понятны с логической точки зрения, в противном случае они не получат защиту. Не используйте эти и подобные элементы в качестве товарного знака:

  • буквы или цифры без значения и должного оформления (“К”, “О”, “77” и т.д.)
  • отдельные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник и т.п.), а также линии, в которых не прослеживается идея и композиция.

Причина 7. Товарный знак включает государственную символику

П.2 ст. 1483 ГК РФ запрещает регистрировать официальную символику государства в качестве товарного знака. Сюда относятся:

  • герб или флаг РФ (также иные государственные символы);
  • названия государств (в том числе в краткой форме);
  • полные наименования и аббревиатуры государственных организаций (ФИПС, УФМС, ЕврАзЭС и прочие);
  • государственные печати, награды, медали.

Исключение - отличительные элементы международных организаций (например, Гринпис, ООН, изображение Красного Льва или Красного Креста). Они могут быть зарегистрированы как неохраняемые элементы. К примеру, вам нужно включить в обозначение символику Олимпийских игр - пять переплетённых колец. Без согласия Международного олимпийского комитета они не будут включены в товарный знак.

Причина 8. Товарный знак является ложным

Обозначения, по виду или форме которых сложно догадаться о том, кто является истинным производителем, называются ложными. Сюда же относятся товарные знаки, в которых есть географическое название, но оно не соответствует действительности.

Пример: “натуральный хлопок” как один из элементов товарного знака не был зарегистрирован, поскольку компания занимается производством синтетических тканей.

Также одной калининградской фирме отказали в оформлении товарного знака “Байкал”, несмотря на то, что она занималась переработкой байкальской рыбы.

🛑

Двадцать лет назад вышел закон, запрещающий использование государственного гимна как товарного знака.

 

 

Причина 9. Товарный знак нарушает моральные принципы

Все обозначения, которые могут вызвать общественный резонанс, оскорбить чувства граждан, зарегистрировать нельзя. Например:

  • лозунги, оскорбляющие и нарушающие принципы государства;
  • нецензурная лексика;
  • изображения, не соответствующие правилам этики;
  • слова и символы, унижающие человека.

Причина 10. Товарный знак ассоциируется с объектами культурного наследия

Обозначение не может полностью или частично копировать исторические и культурные памятники. Сюда же относятся объекты национального достояния, коллекционные изделия, живописные памятники и др.

Если вам удастся получить письменное согласие владельца, например, редкого коллекционного экземпляра, то его изображение можно будет зарегистрировать как товарный знак.

Причина 11. Товарный знак указывает на иностранный алкоголь

Отдельный пункт в Кодексе - запрет на регистрацию обозначений, прямо или косвенно указывающих на спиртные напитки иностранного производства. Заявка будет отозвана в случае, если ваше обозначение содержит элементы с указанием на качество, территорию или другие характеристики иностранного алкоголя, который защищён в другом государстве. Например, в Роспатенте обозначение “Black Horse” не получило правовой охраны, потому что перекликалось с шотландским брендом “White Horse”.

Причина 12. Товарный знак тождественен или сходен с зарегистрированным знаком

Самая очевидная, но при этом часто встречающаяся причина отказа - использование охраняемого обозначения. Либо оно полностью скопировано и является тождественным, либо совпадает с обозначением конкурента в отдельных фрагментах (сходное до степени смешения). В обоих случаях решение только одно - согласовать с владельцем сходного обозначения его использование. Для этого он должен составить письменное согласие, но даже с ним нельзя использовать два абсолютно одинаковых товарных знака.

Определенную роль при регистрации играет приоритет заявки. Если заявку на регистрацию похожего или аналогичного обозначения подали раньше вас, то скорее всего, ваша будет отозвана.

Причина 13. Обозначение тождественно общеизвестному товарному знаку

Если ваше обозначение признано идентичным общеизвестному товарному знаку (даже в тех классах МКТУ, которые вы не отметили), то заявка будет отозвана. Вы можете попробовать получить от правообладателя “письмо-согласие”, но владельцы общеизвестных знаков редко их подписывают.

Причина 14. У товарного знака общие элементы с другими средствами индивидуализации

Ваше обозначение может отличаться от охраняемого обозначения другой фирмы, но если оно тождественно другим средствам индивидуализации, заявка будет отозвана. Эксперты проверят ваше обозначение на предмет схожести с фирменными наименованиями, знаками соответствия, коммерческими обозначениями, доменными именами и промышленными образцами.

🔒

Оформление права собственности невозможно, если другие компании зарегистрировали эти обозначения раньше вас.

 

 

Проверка по названиям всех компаний

Показываем ВСЕ риски отказа, в том числе фирменные наименования, домены и заявки на товарных знаки

Например, Яндекс

Причина 15. Товарный знак содержит прямые отсылки к научным или художественным текстам

Если вы заранее обговорите с лицом, кому принадлежат авторские права на произведение, возможность его использования в обозначении, проблем с регистрацией не возникнет. Главное, чтобы товарный знак не вызывал ассоциаций с текстом произведения, его названием или некоторыми фрагментами.

Причина 16. В товарном знаке упоминается знаменитость

Ещё одна причина для отказа: товарный знак ассоциируется с именем или фамилией знаменитости. Чтобы получить права на такое обозначение, нужно взять письменное согласие у известного лица, с именем которого вы хотите создать товарный знак.

Причина 17. В товарном знаке используется географическое название

Тут всё не так однозначно. Успех регистрации обозначения, в котором есть название города, страны, реки, местности или другого географического объекта, зависит от нескольких факторов:

  • что описывает это географическое название: место, где изготавливают продукцию, или место вашего фактического местонахождения?
  • можно ли связать продукцию и географическое название? Не возникает ли противоречий?

И в том и в другом случае получить правовую охрану можно, только если название не вводит потребителя в заблуждение о месте происхождения товара. Пример: товарный знак “Уральские самоцветы” не будет зарегистрирован для предприятия, занимающегося обработкой камней. Но его легко можно запатентовать, если вы находитесь на Урале и продаёте компьютерную технику.

Причина 18. Нет квитанции об оплате госпошлины

Средняя стоимость регистрации товарного знака 38 000 рублей. Она оплачивается тремя платежами: за заявку, за проведение экспертизы и за выдачу свидетельства. Если на одном из этапов не произойдёт оплата, регистрация будет прервана.

Причина 19. Заявитель не отвечает на запросы ФИПС

ФИПС может направить запрос на уточнение каких-либо сведений и даёт на ответ определённое время: от 3х до 6 месяцев. Если в течение этого времени ответ не поступил, ФИПС отклоняет заявку на регистрацию.

Причина 20. Недостоверные данные заявителя

У заявителя изменились реквизиты после прохождения экспертизы по существу, на этапе выдачи свидетельства. Нужно уведомлять Роспатент специальным заявлением и доплачивать пошлину, чтобы получить свидетельство.

Как бороться с отказами Роспатента

Бывают предварительные отказы и решения об отказе в регистрации ТЗ

Предварительный отказ - это уведомление от Роспатента в процессе экспертизы по существу. Оно требует юридически обоснованного ответа на вопросы эксперта патентного ведомства. Например, запрос от эксперта ФИПС: “Обозначение Х имеет общие элементы с зарегистрированным товарным знаком Y. Не будет ли оно вводить в заблуждение потребителя?“

Как бороться:
Чтобы развеять сомнения эксперта требуется привести аргументы со ссылками на законодательные акты и судебные прецеденты. Это находится в компетенции патентных поверенных.

Решение об отказе в регистрации товарного знака - это официальный документ, в котором эксперт описывает основание, по которому вынесено решение, ссылаясь на статью 1483, части 4 Гражданского кодекса РФ .

Как бороться:
Обратиться в Палату по патентным спорам. Защита товарных знаков на заседании палаты - это специализация юристов по интеллектуальным правам.

Комментарии временно не доступны

Об авторе

Навценя Артем Муратович
Старший партнер, юрист по интеллектуальной собственности
Помог с регистрацией и отстаиванием прав на товарные знаки и др. интеллектуальную собственность сотням клиентов.
Специализируется на интеллектуальном праве в области Интернета, СМИ, шоу-бизнеса.

Подпишитесь на новостную рассылку

Актуальная информация по интеллектуальной собственности