Регистрация товарного знака в Роспатенте: пошаговое руководство

Так, одна ИП из Питера открыла маникюрный салон с вывеской «Золотая пилка» и попала на миллион рублей. Конкуренты раньше нее зарегистрировали название в Роспатенте. Она могла заранее проверить товарный знак в нашей системе и не потерять бизнес. Но выбрала «стратегию страуса». Давайте разбираться, как не допускать таких ошибок.

Регистрация товарного знака — это про наши деньги. Полученные от конкурентов или сэкономленные на штрафах — зависит от нас. Регистрировать товарный знак по закону необязательно. Но тогда защитить бизнес будет некому. Если придут конкуренты и покажут свидетельство из Роспатента, мы можем потерять деньги. Разберемся почему и как. 

Вот 5 причин, зачем нам нужна регистрация товарного знака.

1. Противодействие конкурентам. Представим, что мы получили в Роспатенте свидетельство на товарный знак. А конкуренты взяли наше название и начали маркировать продукцию.

Что мы можем сделать (ст. 1515 ГК РФ): 

• запретить использование товарного знака в России;
• потребовать уничтожения товаров, маркированных нашим знаком;
• заставить удалить знак в рекламе, на документах на сайте и вывесках;
• запретить ввоз товаров на российскую территорию — если у нашего товара иностранный производитель;
• потребовать возместить убытки или заплатить компенсацию — до 5 млн рублей. 

Бывает наоборот: регистрацию товарного знака проводим не мы, а компания-конкурент. Если мы будем использовать чужое имя, то станем нарушителями. Мы можем получить претензию, а за ней и иск в суд — потеряем деньги, а возможно и бизнес.  

Кейс
Одна компания продавала косметику с маркировкой FELPS. Об этом узнала фирма, которая зарегистрировала такой товарный знак. Иностранный правообладатель пошел в суд и взыскал с компании 1 млн рублей компенсации. В довесок, нарушителя заставили уничтожить всю косметику, этикетки и упаковки с незаконной маркировкой — чтобы усвоил урок.  

Решение АС Свердловской области А60-975/2020 от 20.10.2020

2. Запуск франшизы. Франчайзинг — та же лицензия. Чтобы разрешить другой компании использование товарного знака в России, его нужно сначала зарегистрировать.

Кейс
Один ИП хотел открыть пивной магазин по франшизе. Он нашел франчайзи, договорился и заплатил вознаграждение. А когда решил проверить товарный знак, то оказалось, что его не существует. Продавец франшизы не прошел регистрацию знака, а значит продавал воздух. ИП пошел в суд и вернул свои деньги с процентами. 

Решение АС Тульской области № А68-11180/2016 от 05.08.2016

Если свидетельства нет, то и передавать по лицензии нечего. Мы можем запустить франшизу и без товарного знака, но партнеры не оценят. Рано или поздно они заметят, что знака нет. Тогда пойдут в суд расторгать договор и возвращать деньги — и окажутся правы.

3. Выход на маркетплейсы. Если мы хотим выйти со своими товарами на Вайлдберриз, Озон или Ламоду, у нас попросят свидетельство на товарный знак. Это не требование закона, а условия работы на маркетплейсах. Площадки не хотят нести ответственность если окажется, что мы продаем товары под чужим брендом незаконно. Поэтому сначала просят доказать право на товарный знак, и только потом разрешают продавать.

Такое требование оправдано: если на площадке продаются контрафактные товары, маркетплейс несет солидарную ответственность с продавцом — на него тоже могут подать в суд.

Кейс
Одна компания продавала на Вайлдберриз кондитерку без регистрации товарного знака. Об этом узнал ИП-правообладатель. Он подал в иск одновременно на продавца и площадку. Суд признал, что действия обоих незаконны, запретил использовать товарный знак и заставил их солидарно выплатить ИП компенсацию в 200 тысяч рублей. 

Решение АС г. Москвы № А40-302888/19-15-2146 от 10.03.2020

4. Нанесение маркировки «Честный знак». Это маркировка, которая станет обязательной для всех товаров в России к 2024 году. Сейчас ее применяют только для некоторых категорий. Например, с 2019 года для российских и иностранных шуб и автомобильных покрышек, а с 2020 года для упакованной воды.

Чтобы пройти регистрацию в системе, нужно подтвердить происхождение товара и право на его продажу в России. А значит, владелец должен получить свидетельство на бренд в Роспатенте или оформить лицензию у владельца.

5. Позиционирование на рынке. Клиенты ассоциируют товар или услугу определенного качества с конкретной компанией. Узнаваемый бренд создает имидж продукции в глазах потребителей, а значит, и их доверие. Чтобы получить его, мы проходим регистрацию товарного знака. Мы сможем легально развивать бренд на российском рынке, зарабатывать репутацию и не боятся, что конкуренты придут с претензиями. 

Товарный знак часто путают с торговой маркой или брендом — это почти синонимы. Но по закону «почти» не считается. В России получится зарегистрировать товарный знак, а вот бренд или торговую марку регистрировать откажутся — законом это не предусмотрено.

Теоретически мы можем отнести к регистрации бренда другие средства и элементы индивидуализации — фирменное наименование, коммерческое обозначение, дизайн или фирстиль. Но они не запускают никаких защитных механизмов, а некоторые закон вообще не охраняет. Чтобы имя получило защиту от государства, нужна регистрация товарного знака.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ❗
Некоторые предприниматели регистрируют ООО и думают, что автоматически получают право на использование названия. Это ошибка. Мы действительно можем зарегистрировать в ФНС фирму и назвать ее «Найк», «Данон» или «Камаз». Но повесить это над входом, рекламировать или наносить на этикетку не получится — придут правообладатели, достанут свидетельство и накажут рублем. Чтобы использовать наименование и не бояться последствий, лучше зарегистрировать товарный знак.

Зарегистрировать как свой товарный знак разрешено почти все что угодно, даже цвет и звук. В кодексе в первую очередь указаны слова, графика, цвета, шрифты и их комбинации (ст. 1482 ГК РФ).

Исчерпывающего списка нет, но есть общепринятые виды товарных знаков. Компании часто останавливаются только на словах, логотипах и комбинированных эмблемах. Но это не все. 

Кто? Регистрация товарного знака допускается для ИП, а также российских и иностранных юрлиц — это инструмент для бизнеса. Исключений нет. В планах у государства разрешить регистрацию еще и физлицам, но пока нормативная база для этого отсутствует.

Где? Зарегистрировать товарный знак может лишь Роспатент. А точнее его подразделение — ФИПС. Он выдает патенты, и ведет специальный реестр, в который внесены все существующие товарные знаки. Если знака нет в реестре, значит он не находится под защитой — нужно регистрировать. Внимание: не запатентовать, а зарегистрировать — патенты на знаки не выдают. Пожалуйста, давайте будем грамотными.

Подать заявку в ФИПС может кто угодно. В том числе и мы — если хотим сэконом и знаем алгоритмы. Но гарантий нет. Чтобы не заморачиваться и не тратить деньги зря, лучше обратится к специалистам.

С чего начать? С проверки — нам нужно узнать, свободен ли товарный знак. Не получится просто отнести заявление и получить свидетельство. Эксперты сравнят заявку с другими знаками в реестре, и если найдут совпадения — пришлют отказ. С проверкой мы заранее узнаем, какие у нас шансы и что делать, если эксперты найдут совпадения.

Кейс
В 2019 году российская телекомпания ТНТ пыталась зарегистрировать свой товарный знак «Универ» для продуктов питания, но получила отказ. Оказалось, что под этим именем уже 7 лет волгоградский завод выпускает консервы. Если бы юристы ТНТ заранее проверили уникальность знака, они бы знали — Роспатент его не пропустит.

Регистрация товарного знака похожа на экзамен. Сначала готовимся — проверяем знак, а потом идем сдавать на пятерку. За каждый такой «экзамен» государство возьмет от 30 тысяч рублей пошлинами. Не сдали с первого раза — минус 30 тысяч. Не сдали со второго — еще минус 30 тысяч. Сами решайте, готовиться или пытать счастье.

Цена вопроса: ≈ 0–50 000 ₽
Сроки: 1–30 дней

Проверить товарный знак можно через патентных поверенных, через ФИПС или в системе Brand-Search.ru.

1. Через поверенного. Можем обратится в патентное бюро или к частному поверенному. Через какое-то время мы получим готовый пакет документов и узнаем, свободен ли товарный знак, нет ли нарушений. Если будут совпадения, патентный поверенный даст рекомендации по доработке для успешной регистрации знака. Стоимость услуг — около 20 00 рублей, сроки — 1–5 дней.

2. Через Роспатент. Ведомство проверит наш бренд на уникальность по своим базам и пришлет отчет. В нем — товарные знаки, похожие на наш. Если решим подать заявку без правок, эти знаки помешают нам получить свидетельство. Сможем учесть их особенности и доработать обозначение. Стоимость услуг определяется сроками проверки и числом классов.

Стоимость проверки в одном классе МКТУ:

 
3. В системе Brand-Search.ru. Это бесплатный способ проверить обозначение. Эксперты и поверенные берут за это деньги, а система ищет совпадения автоматически и без регистрации.

Brand-Search.ru проверяет только словесные товарные знаки. Зато сразу по всем возможным базам:

• товарных знаков и знаков обслуживания;
• общеизвестных товарных знаков;
• заявок на регистрацию товарных знаков (еще не получили свидетельство, но уже имеют приоритет);
• международных товарных знаков;
• ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
• доменных имен. 

Попробуйте. Мгновенный и точный результат.

С вероятностью 90% система найдет похожие обозначения. Почему? В реестре 500 тысяч действующих в России товарных знаков. Еще сотни заявок подаются ежедневно. Есть огромные шансы, что найдется хотя бы одно совпадение. Но даже тогда отказа в регистрации товарного знака можно избежать.

Заявки проверяют по трем критериям: фонетическому, графическому и смысловому совпадениям.

Если система нашла совпадения, зарегистрировать товарный знак без доработок не получится. У нас есть несколько вариантов как поступить.

1. Подобрать новое название. Если мы только подбираем имя для бренда, проще всего найти, а лучше придумать новое фантазийное имя. Мы сможем избежать совпадений, не будем создавать себе проблем, сэкономим много времени и денег.

2. Доработать внешний вид товарного знака. Для этого лучше пойти к патентному поверенному. Он знает что проверяют эксперты и может грамотно объяснить дизайнеру, что и где нужно доработать (обычно в патентных бюро есть не только поверенные, но и дизайнеры).

Например, мы назвали кафе «Пельменная №1». Система нашла массу совпадений — регистрация товарного знака невозможна. Тогда мы обратились к патентному поверенному. Он посоветовал:

1. Добавить к названию логотип.
2. Вывести наименование компании в неохраняемые элементы (так тоже можно).
3. Зарегистрировать комбинированный вид товарного знака.

Как еще мы можем поступить:

• найти фонетически близкие варианты. Например, заменить «Хит Мувс» на «Хитто Грувс», а «Фрея» – на «Фревия»;
• сделать отдельные элементы нечитабельными;
• заменить кириллицу латинскими символами;
• заменить одну из букв на графический знак.

3. Поработать с МКТУ. Есть Международная классификация, которая распределяет товары и услуги на 45 классов. Когда заявитель составляет заявку, он пишет набор классов, где знак будет использоваться. Если система нашла совпадения в реестре, мы посмотрим в каких классах.

Представим, что конкуренты успели зарегистрировать товарный знак «Теремок» для стройматериалов, а у нас детский клуб. В этом случае закон не запрещает нам его применять. Лишь бы один и тот же знак не использовали прямые конкуренты.

Кейс
Крымская винодельня «Массандра» судилась с ООО «ТД Массандра» — за нарушение исключительного права на товарный знак. В арбитражном процессе выяснилось, что винодельня зарегистрировала свой знак в классе с алкогольными напитками. А ООО по информации из ЕГРЮЛ занимается недвижимостью. Суд отказал заявителю, потому что компании работают в абсолютно разных нишах.

Решение АС Республики Крым А83-1213/2018 от 20.11.2018

ВАЖНО! Этот способ не сработает, если наше название или логотип совпали с общеизвестным товарным знаком. Это особая категория — их регистрируют во всех классах МКТУ сразу и навсегда. Например: Яндекс, Адидас или Третьяковская галерея. Их немного — на сегодня в реестре всего 227 наименований. Но обойти ни один из них не получится. Совсем.

4. Договориться с владельцем. Если мы не хотим регистрировать новый товарный знак, иногда нам будет проще договориться. Если владелец письменно разрешит нам использовать товарный знак, Роспатент не будет учитывать совпадения (абз. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ).

Обычно, согласие дают за деньги — нужно искать переговорщика и договариваться о сумме. Гарантий нет — правообладатели часто отказывают. Если не удается решить вопрос мирно, нам стоит готовиться к боевым действиям.

5. Аннулировать чужой знак. Бывает, что фирма прошла регистрацию товарного знака, а потом про него забыла. Если компания не использует обозначение 3 года подряд, мы можем аннулировать право на это обозначение (п. 1 ст. 1486 ГК). Нам придется готовить иск и идти в суд. Если ранее не удалось договориться с правообладателем, а ребрендинг обойдется слишком дорого, другого пути нет.

Кейс 
Пекарня много лет развивала бренд «Байрам». А когда решила зарегистрировать товарный знак, он оказался занят другой компанией. Правообладатель не дал согласие на использование, и пекарня пошла в суд. Юристы доказали, что компания не применяла знак в необходимых пекарне классах больше 3 лет. Суд согласился с этим и досрочно прекратил регистрацию знака в этих классах. 

Решение СИП № № СИП-50/2018 от 01.06.2018

Если компания применяет обозначение в бизнесе, но начала делать это позже нас, можно оспорить факт регистрации товарного знака. Если мы докажем, что начали использовать знак раньше другой компании, Роспатент может отменить регистрацию.

Кейс
Агентство недвижимости «Этажи» подало заявку на товарный знак, но получило отказ — эксперты нашли в реестре совпадения. По ходу дела выяснилось: правообладатель знака «Этажи» — ООО «Столица Нижний», прошел регистрацию знака позже, чем агентство начало использовать наименование «Этажи» в бизнесе. На основании этого ППС отменила регистрацию, а агентство смогло зарегистрировать товарный знак «Этажи» на себя. 

Представим, что мы решили пойти по первому пути — подобрать новое название и логотип. Нам нужно помнить: регистрацию знака пройдут не все обозначения. Кроме совпадений с реестром, Роспатент проверит знак на наличие «запретов».

Всего в законе есть 15+ причин отказать в регистрации товарного знака — они собраны в ст. 1483 ГК РФ. Рассмотрим основные — нам точно не дадут зарегистрировать, если:

Для подачи заявки на регистрацию знака мы заполняем большой бланк. У нас есть три варианта:

Допустим, что мы решили проходить регистрацию товарного знака самостоятельно. Короткая инструкция как заполнить форму для подачи заявки:

1. Адрес для переписки. Сюда эксперты отправят результаты, когда поверят документы по заявке. Тут же указываем e-mail и телефон. 

2. Информация про заявителя. ФИО ИП или наименование ООО, адрес регистрации, коды бизнеса, другие идентификаторы.

3. Информация про представителя. На случай, если документы будет подавать юрист или патентный поверенный: ФИО, адрес, контакты, регистрационный номер. 

4. Изображение и описание знака. В специальном поле вставляем картинку товарного знака — такую, какую будем использовать в бизнесе. Если это просто слово — вставляем слово с учетом шрифта. Если для регистрации бренда используем комбинированный цветной логотип фирмы — добавляем в оригинальном цвете.

Кроме изображения знака указываем:

• описание знака — термин и объяснение, транслитерацию, смысл и пр.;
• вид товарного знака;
• неохраняемые элементы.

5. МКТУ. В заявке на товарный знак указываем товары и услуги, с которыми мы будем использовать обозначение. . Чем их больше, тем выше размер госпошлины. 

6. Приоритет. Ставим крестик в поле 320. Теперь наше обозначение получит охрану со дня подачи заявки. Следующее поле пропускаем.

7. Оплата пошлины. Ставим галочки напротив п. 2.1 (госпошлина за прием заявки) и п. 2.4 (госпошлина за экспертизу). Тут же указываем данные плательщика:

• ООО — идентификационный номер и КПП;
• ИП — только идентификационный номер;
• физлицо — идентификационный номер, СНИЛС и паспортные данные. 

8. Комплект. Ставим крестики напротив бумаг, которые приложим при подаче заявки, указываем количество листов и число экземпляров. Для регистрации товарного знака нам точно потребуется копия изображения знака — точно как в заявке. Еще можем приложить набор кодов МКТУ — если они не влезли в заявление. Если составляем заявку на товарный знак самостоятельно, этого достаточно. Если привлекли юриста — прикладываем доверенность. 

Для этого инструкция не нужна. Есть пять вариантов, как подать заявку на регистрацию товарного знака:

1. Через Госуслуги. Функционал сыроват, позволяет минимум — отправить заявление и оплатить пошлины. Для использования потребуется ЭЦП. Она нужна, чтобы подписать все документы.  
2. Через сайт ФИПС. Тоже нужна ЭЦП. Заявка формируется и загружается в виде XML-файла, который формируется в специальной программе. Зато можно вести переписку с Роспатентом прямо из личного кабинета.
3. Лично. Можем отнести заявку на регистрацию знака по адресу: Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1.
4. По почте. Если живем в регионе, можем отправить заявку на регистрацию товарного знака по почте: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993. Лучше сделать отправку заказным письмом с описью вложений и уведомлением о вручении — чтобы ничего не потерялось.
5. По факсу. Распечатываем заявку на бумаге, подписываем и отправляем по номеру +7 495 531-63-18.

Стоимость регистрации складывается из трех видов расходов: стоимости проверки, размеров госпошлины и расходов на представителей. Сколько будет стоить — зависит от нас.

Проверка

Госпошлина. Размер привязан к числу классов, которые мы укажем в заявке. Минимум 33 тысячи рублей — если решили зарегистрировать товарный знак в одном классе. Вот таблица с полным списком сумм, действий и условий для остальных случаев. Чтобы нам было проще с расчетами есть специальный калькулятор.

Можно оплатить всю сумму сразу. Но государство не возвращает госпошлину за регистрацию товарного знака. Если будет отказ — деньги сгорят. При повторной подаче документов придется платить еще раз — знак будет стоить дороже. Чтобы не потерять деньги, мы платим пошлину в два этапа:

1. Первую часть — 3500 + 11 500 = 15 000 рублей перед подачей заявки.
2. Вторую часть — 16 000 + 2000 = 18 000 рублей перед тем, как получить свидетельство — в течение 2 недель после принятия положительного решения. Так тоже можно. 

Расходы на представителя. Если мы пошли по пути самостоятельной регистрации товарного знака, то готовимся отвечать на запросы Роспатента. Их всегда присылают после проверки заявления по формальным критериям и проверки по реестру.

В запросе эксперт объясняет что ему не нравится в нашей заявке и почему он не хочет регистрировать знак. Чтобы его все-таки зарегистрировали, нужно ответить на вопросы эксперта, оспорить его позицию и доказать свою правоту. Чтобы сделать это правильно мы все равно пойдем к поверенному. Стоимость его услуг зависит от сложности запроса и их количества. В среднем за один ответ просят 20–30 тысяч рублей.

Чтобы не переплачивать, мы можем сразу обратится в патентное бюро и заказать регистрацию товарного знака по тарифу «все включено». Тогда поверенный сам оформит и отправит заявление, вовремя оплатит пошлины, ответит на запросы эксперта и проконтролирует все этапы.

Мы сравнили стоимость регистрации товарного знака в 6 крупных патентных бюро России. Оказалось, что цена вопроса: от 47 до 142 тысяч рублей.

Нельзя просто получить свидетельство и забыть про знак — его срок действия ограничен. Исключительное право действует 10 лет, начиная с момента обращения в ФИПС (ст. 1491 ГК РФ). За год до истечения этого срока можно подать заявку на продление регистрации. Рассмотрение заявки обычно занимает 9–10 месяцев, поэтому лучше подготовить документы заранее.

Размер госпошлины за продление регистрации — 20 000 рублей + 1000 рублей за каждый класс свыше 5. Количество продлений законом не ограничено.

Регистрация товарного знака защищает компанию только в России. Чтобы обозначение приобрело международную охрану, зарегистрировать товарный знак нужно еще и за границей. Есть 3 вида процедур: национальная, региональная и международная — Мадридская система.

Национальная регистрация. Документы принимает национальное патентное управление той страны, где мы запрашиваем защиту. В США — USPTO, в Германии — DPMA , а в Китае — Trademark office of CNIPA. Подать заявление на национальную регистрацию обычно разрешается только резидентам иностранного государства. Российские патентные поверенные не смогут отправить документы, но помогут найти местного юриста.

Размер иностранной госпошлины обычно выше, чем за российское свидетельство. Например, в Германии — 300 евро базовый взнос и по 100 евро за каждый новый класс МКТУ больше 3, а в США — 350 долларов за каждый класс.

Региональная процедура. Есть разные региональные системы, в которых можно оформить знак «пакетом» — в нескольких странах.

Тут работает принцип «одного окна»: есть общий регистрационный орган, который отвечает за подачу заявок в каждую из стран-участниц. Например, в Африке есть 2 такие системы: ARIPO и OAPI. Первая помогает зарегистрировать знак в 11 иностранных государствах, вторая — в 17.

Похожая система работает и в ЕС. Она называется EUIPO. Подаем заявление на регистрацию европейского товарного знака (EUTM) и получаем международное свидетельство, которое действует одновременно в 27 странах. Госпошлина — 1000 евро + 150 евро за каждый второй класс больше 2.

Минус в том, что выбрать одну или несколько стран из списка не получится. Если заявка не пройдет регистрацию в каком-то одном из государств, получим отказ по всем сразу. Поэтому обычно бизнес выбирает оформление знака по мадридской системе.

Мадридская регистрация. Работает по Мадридскому соглашению. Это договор об унифицированной процедуре регистрации товарного знака для 124 стран. Предприниматель никуда не ездит и решает все вопросы через свое национальное патентное ведомство.

Например, чтобы оформить знак по Мадридской системе в Австралии или Нидерландах, мы обращаемся в Роспатент. Он передает документы в ВОИС — это всемирная организация. А та уже передает заявки в национальные управления выбранных стран, которые будут регистрировать наш знак.

Госпошлина за мадридскую регистрацию включает 3 платежа:

1. Национальной госпошлины — у каждого иностранного государства своя. Например, в Финляндии — 243 швейцарских франка за один класс МКТУ, это около 19 500 рублей. А в США — 460 франков, это примерно 37 000 рублей. Суммы национальных пошлин — здесь.
2. Пошлины Мадридской системы. Базовая плата 653 франка (около 53 000 рублей) за черно-белый знак и 903 франка / 72 400 рублей за цветной. Общую сумму можно посчитать на калькуляторе.
3. Госпошлины Роспатента. За то, что ведомство отправит заявку по Мадридской системе в ВОИС, возьмут 4900 рублей + 400 рублей за каждый класс МКТУ больше 3.

Сэкономить на оформлении по Мадридской системе иногда помогает государство — через субсидии. Программы нужно отслеживать на сайтах Российского экспортного центра — РЭЦ и Минпромторга. Например, до конца 2021 года через РЭЦ можно возместить до 50 тысяч рублей по каждой заявке, поданной в иностранных государствах, в том числе по Мадридской системе. Минус в том, что получить субсидию могут только компании — для ИП программа не работает.

1. Проверить обозначение на уникальность — через Роспатент, поверенного или самостоятельно в нашем сервисе.
2. Найти знаки-близнецы. Оценить риски и действовать по ситуации: заказать доработку, выбрать новый знак или попробовать договориться с компанией-владельцем.
3. Заполнить заявление. Использовать специальные программы или поручить патентному бюро.
4. Оплатить часть госпошлины — минимум 15 тысяч рублей. Затем отправить документы: через Госуслуги, сайт ФИПС или по почте. Чтобы сэкономить выбираем электронную форму подачи — госпошлина на 30% меньше.
5. Получить запрос от эксперта по результатам экспертизы по существу. Если квалификация позволяет — готовим ответ. Если нет — идем в патентное бюро и заказываем ответ там.
6. Получить положительное решение. После этого есть 2 недели на оплату второй части пошлины — не менее 18 тысяч рублей.
7. Получить бумажное свидетельство на товарный знак по почте.
8. Если российского свидетельства недостаточно — зарегистрировать знак по Мадридской системе в иностранном государстве.