Главная

Блог

Защита прав

Понятие и содержание договора отчуждения интеллектуальных прав

10 июня 2022

742

0 комментариев

Регистрация договора в Роспатенте

Сопровождение сделки юристом по интеллектуальным правам

Заказать

Понятие и содержание договора отчуждения интеллектуальных прав

Каждый объект права интеллектуальной собственности, будь то товарный знак, изобретение или рассказ, наделяет своего правообладателя определенными правами, дающими возможность этим объектом распоряжаться: предлагать к продаже, давать возможность воспроизвести или использовать. Эти права, именуемые исключительными, при желании можно передать другому лицу, и сделать это как раз с помощью договора об отчуждении исключительного права.

Романеева Тамара Андреевна Юрист по интеллектуальной собственности

Содержание

Предмет договора Размер вознаграждения и порядок его выплаты Форма договора отчуждения Государственная регистрация договора отчуждения в Роспатенте Возможные проблемы при регистрации договора Виды договоров Договор отчуждения товарных знаков (и иных средств индивидуализации) Договор отчуждения патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец Договор отчуждения прав на программу ЭВМ и базу данных Договор отчуждения исключительных прав на произведение Ответственность сторон

По условиям договора отчуждения исключительного права правообладатель передает все имеющиеся права, и в этом его коренное отличие от лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ), позволяющего оставить место для дальнейших маневров: сохранить некоторые права за собой, ограничить лицензиата по срокам или территории использования или выдать неисключительную лицензию, разрешающую правообладателю заключать подобные договоры с другими лицами.

С договором отчуждения все обстоит несколько по-другому. По определению ст. 1234 ГК РФ, права надлежит передать стороне в полном объеме, и сделать это в письменном виде, обязательно возмездно, если обе стороны осуществляют коммерческую деятельность, и при необходимости зарегистрировать в Роспатенте. Обо всем этом мы сейчас подробно расскажем, иначе при несоблюдении всех этих требований никакое чудо не поможет.

Предмет договора

Предметом и самой сутью договора будет передача исключительных прав в полной мере: фактически другая сторона получает объект в свою собственность. Отныне предыдущий правообладатель не может делать ничего: этот объект стал для него «чужим». При данном договоре первый правообладатель не может сохранить за собой какие-то права или заключить потом такой же договор с еще одним лицом: права переданы один раз и в полном объеме, и больше первый правообладатель не имеет над объектом никакой власти.

Тут очень помогают реестры Роспатента (Федеральная служба по интеллектуальной собственности, орган, осуществляющий регулирование в сфере интеллектуальной собственности): сведения о каждом зарегистрированном объекте содержат графу о передаче прав, которая поможет отследить всю цепочку и узнать, кому принадлежат права на данный момент. Сделать это можно следующим образом: выбрать соответствующий раздел реестра по ссылке и ввести номер интересующего объекта. Так, для товарного знака № 222357 4 сентября 2007 года в реестр внесено указание о том, что права на него перешли от ООО «Компания Русский Холод» к ОАО «Русский холодъ»:

Регистрация договора об уступке товарного знака

Подчеркнем, что предмет договора – только исключительные права, но никак не личные неимущественные права автора (право авторства, право автора на имя, на неприкосновенность произведения и на его обнародование ст. 1255 ГК РФ). Эти права неотчуждаемы и не могут быть переданы другому лицу ни при каких условиях, а следовательно, не могут быть включены в договор.

Регистрация договора на товарный знак в Роспатенте

Размер вознаграждения и порядок его выплаты

Только физические лица могут заключать безвозмездный договор передачи исключительных прав. Коммерческим организациям необходимо установить вознаграждение, которое получит сторона, передающая права. Законодательно размер таких выплат не установлен, однако для прояснения ситуации можно обратиться к текущей судебной практике.

Так, рекомендуется не указывать несоразмерно маленькую сумму: она может привлечь внимание налоговых органов при проверке. Рассмотрим следующую ситуацию: две организации заключили договор отчуждения прав на товарный знак с заведомо заниженной стоимостью. Несоответствие между этой ценой и рыночной стоимостью товарного знака послужило основанием для установления нарушения налогового законодательства, и бывший правообладатель был вынужден выплатить не только несколько миллионов рублей недоимки по налогу на прибыль, но и пени и штрафы. Всех этих расходов можно было избежать, указав в договоре соответствующее вознаграждение.

Расчет суммы и способ выплат тоже важен, особенно в договоре между предпринимателями, ведь иначе, согласно ГК, такой договор будет считаться незаключенным. Да, в законе есть возможность установить не определенную возмездным договором цену по обычной для таких случаев практике (п. 3 ст. 424 ГК РФ), однако ст. 1234 прямо исключает применение этого положения: размер выплаты должен быть прямо установлен договором. Но периодичность остается полностью на усмотрение сторон: это могут быть фиксированные разовые или периодические платежи, проценты от дохода или иные способы расчета. Главное – платить точно и вовремя.

Таким образом, безвозмездно заключать договор отчуждения исключительных прав можно только не предпринимателям, о чем говорится в ст. 1234 ГК РФ. Поскольку текущее законодательство разрешает регистрировать товарные знаки только юридическим лицам или ИП, договоры, касающиеся их, могут быть исключительно возмездными. Наличие вознаграждения и его сумма в остальных договорах определяется, исходя из характеристики сторон и средней стоимости объекта, права на который отчуждаются.

Форма договора отчуждения

ГК предусматривает только один допустимый вариант – письменную форму, под которой в настоящее время понимается и обмен электронными документами и сообщениями. Несоблюдение этого требования приводит к недействительности договора.

Для договоров с некоторыми объектами предусмотрена государственная регистрация отчуждения исключительных прав, которая осуществляется Роспатентом – именно с этого момента права будут считаться переданными. Сама регистрация договора представляет собой внесение новых сведений сотрудником Роспатента в запись реестра соответствующих объектов.

Регистрация необходима в отношении объектов, сами права на которые возникают после их государственной регистрации. К ним относятся:

товарные знаки;
изобретения;
полезные модели;
промышленные образцы;
программы ЭВМ и базы данных, если они зарегистрированы в Роспатенте.

Виды объектов интеллектуальной собственности, при продаже которых регистрация договора в Роспатенте не нужна:

коммерческие обозначения;
объекты авторского права (графика, музыка, тексты, скульптуры и т.д.);
ноу-хау - секреты производства, которые охраняются коммерческой тайной.

Государственная регистрация договора отчуждения в Роспатенте

При заключении договора стороны должны обговорить процедуру подачи документов для регистрации. Сделать это могут как обе стороны, так и любая из них – при наличии всех требуемых документов.

Для осуществления государственной регистрации договора необходимы:

заполненное заявление;
доверенность, если действия осуществляются представителем стороны;
документ, подтверждающий уплату пошлины (калькулятор пошлин);
документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных лица, составившего и подающего документы (формы документов можно найти на сайте Роспатента).

Также необходимо предоставить сам договор, на основании которого происходит переход прав. Любой документ на иностранном языке должен быть переведен на русский язык и заверен. Кроме того, если документ предоставляется не в оригинале, копия также должна быть нотариально заверена.

Документы можно подать следующим образом:

в электронной форме через портал «Госуслуги» (тогда пошлина будет на 30% ниже);
обычной почтой на адрес Роспатента (Бережковская наб., 30, корп.1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-3, 125993);
обратившись в окно приема документов Роспатента по этому же адресу.

Выбранный способ никак не скажется на результате, но подача бумажных копий может на пару дней затянуть процесс: это время потребуется сотрудникам для регистрации ваших документов. В целом, вся процедура не должна занять больше 2,5 месяцев при условии правильного заполнения документов и вовремя уплаченной пошлины.

Возможные проблемы при регистрации договора

Самой распространенной является проблема бюрократическая – не вовремя уплаченная пошлина, неправильно заполненное заявление, неверно указанные реквизиты. Все это может серьезно затянуть процесс регистрации или привести к прочим печальным последствиям: отказу регистрировать договор вовсе.

Как показывает практика, больше всего проблем возникает из-за следующих бюрократических неточностей:

просрочки уплаты пошлины;
ошибок при заполнении заявления (неточного указания сторон, регистрационного номера объекта и т.д.).

Эти ошибки могут серьезно затянуть процесс регистрации или привести к отказу со стороны Роспатента.

Рассмотрим следующую ситуацию: с момента регистрации изобретения и выдачи на него патента адрес правообладателя изменился. В договоре отчуждения правообладатель указывает свой текущий адрес, не проверив предварительно базу данных Роспатента на предмет правильности указанных там сведений. При рассмотрении документов Роспатент заметит ошибку и не сможет совершить регистрацию. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется своевременно вносить изменения в реестр Роспатента.

При отчуждении исключительных прав на товарный знак нужно внимательно изучить все средства индивидуализации, которыми владеет продавец. Предположим, вы заключаете договор в отношении товарного знака «Ромашка», однако оказывается, что продавец обладает правами на еще несколько товарных знаков, которые он продолжает использовать после передачи прав на один из них вам. Если эти товарные знаки включают в себя словесный элемент «ромашка» и зарегистрированы для тех же самых или однородных (выполненных из тех же компонентов или используемых для тех же целей) товаров, то потребители будут введены в заблуждение: они будут думать, что все товары, в том числе и под переданным товарным знаком, производит один и тот же продавец.

Однако если товары не являются однородными (используются для разных целей, предлагаются к продаже в разных магазинах), такое использование товарных знаков не будет создавать у потребителей неверное впечатление. В любом случае, чтобы избежать неприятностей, рекомендуется проверить по базам данных Роспатента не только все товарные знаки правообладателя, но и оценить риски наличия сходных до степени смешения обозначений.

Тотальная проверка товарного знака

Уникальные сервис простого онлайн-поиска по базам товарных знаков, ЕГРЮЛ и доменов

Виды договоров

Рассмотрим теперь виды договоров об отчуждении исключительных прав в разрезе объектов, в отношении которых они могут быть заключены.

Договор отчуждения товарных знаков (и иных средств индивидуализации)

Договор заключается между правообладателем товарного знака (продавцом) и приобретателем (покупателем – юридическим лицом или ИП), который хочет приобрести на него права. Важно помнить, что правомерно заключение только возмездных договоров такого типа ввиду особенностей субъектного состава, то есть тех, кто может распоряжаться правами на товарный знак. Еще одной интересной особенностью является возможное разделение товарного знака между несколькими лицами: отчуждение может быть произведено в отношении только части товаров и\или услуг, для которых товарный знак был зарегистрирован.

Конечно, такое разделение не должно вводить потребителей в заблуждение, но в целом оно не противоречит требованию договора отчуждения передать права в полном объеме. Например, если товарный знак зарегистрирован для кондитерских изделий и одежды, то правообладатель может заключить договор отчуждения прав в отношении кондитерских изделий с другим лицом. Таким образом, если они вместе продолжат использование одного и того же товарного знака для своей части товаров, потребители не будут введены в заблуждение, так как эти товары (еда и одежда) не являются однородными.

Также надо помнить об одном важном исключении: предметом такого договора не могут быть права на коллективный товарный знак (ст. 1510 ГК РФ) – обозначение, под которым входящие в одно объединение лица реализуют свои товары или услуги. Для того, чтобы дать возможность использовать его еще одному лицу, необходимо добавить его как еще одного правообладателя в перечень лиц в реестре Роспатента.

Договор отчуждения патентов на изобретение, полезную модель, промышленный образец

В отношении данных объектов такое разделение невозможно: тут правило о передаче прав полностью не делает никаких исключений. Однако предлагает интересный момент: права можно передать... до факта их возникновения. Ст. 1366 ГК РФ содержит описание Публичного предложения заключить договор об отчуждении патента на изобретение, когда автор заявляет о готовности передать права третьему лицу еще до выдачи патента. Такое заявление публикуется в официальном бюллетене Роспатента и ждет первого отозвавшегося, который, кстати, и должен будет оплатить пошлину за регистрацию самого объекта. Такая конструкция используется в тех случаях, когда изобретатель не готов платить пошлину за регистрацию, но хочет оставить авторство за собой.

Договор отчуждения прав на программу ЭВМ и базу данных

Если программа для ЭВМ или база данных зарегистрирована в Роспатенте, то договор в отношении прав на нее также подлежит регистрации. Если же компьютерная программа или база данных не были зарегистрированы, достаточно простой письменной формы договора без регистрации в Роспатенте. Отдельно добавим, что в отличие от договора отчуждения исключительных прав, регистрировать лицензионный договор на программу для ЭВМ в принципе не нужно.

Договор отчуждения исключительных прав на произведение

Для отчуждения прав на объекты авторского права (литературное, художественное, аудиовизуальное произведение, дизайн, группу в соцсетях, персонаж, онлайн-курс) достаточно просто письменного договора. В их отношении также возможен переход прав в будущем, когда автор обязуется передать другому лицу все права на объект, который будет им создан. Такое положение часто включают в договор авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), по которому автор выполняет произведение на основании пожеланий и требований заказчика.

Как победить конкурентов

Получите бесплатно краткое руководство по товарному знаку как основному элементу брендинга вашей компании

Скачать

Ответственность сторон

В вопросе ответственности сторон предлагаем рассмотреть три важнейших аспекта:

ответственность за передачу прав;
ответственность за регистрацию; порядок выплат.

Передача прав

Передающая сторона должна гарантировать, что на момент заключения договора:

все исключительные права на указанный объект принадлежат ей в полном объеме;
они свободны от притязаний каких-либо третьих лиц;
права в полном объеме будут переданы приобретателю.

При несоблюдении этих требований будет выявлено нарушение и договор будет недействительным. Как уже было сказано, реестры Роспатента являются отличным подспорьем при проверке факта наличия прав.

Регистрация

Законом прямо не установлена ответственность за отсутствие регистрации договора в Роспатенте. Также ГК не содержит требования о том, какая именно сторона должна осуществлять регистрацию – о порядке ее совершения стороны должны договориться сами. Однако последствия отсутствия регистрации, когда права не будут переданы, целиком и полностью на совести сторон.

Представим следующую ситуацию. Правообладатель А и приобретатель Б заключают договор отчуждения товарного знака А, включающий обязательство приобретателя зарегистрировать переход прав в Роспатенте. Приобретатель Б этого не делает, а вместо того заключает новый договор о передаче прав некому С. Тогда на Б лежит ответственность за нарушение договора между С и Б, так как Б не мог передать права, которых у него на тот момент еще не было (договор не был зарегистрирован). Однако есть способ повлиять на уклоняющуюся от регистрации сторону через суд: по требованию другой стороны суд может вынести решение о регистрации договора, которое будет являться основанием для внесения данной записи в государственные реестры (ст. 165 ГК РФ).

В другом случае, если обязанность подать заявление о регистрации не выполнил первый правообладатель, то у приобретателя есть основание подать в отношении него иск о неосновательном обогащении: деньги были выплачены, а права он так и не получил.

Выплата

Что касается выплат, то серьезное нарушение со стороны приобретателя (грубое нарушение сроков, неуплата значительной суммы) дает бывшему правообладателю основание потребовать в судебном порядке расторжение договора и возврата переданных прав, не говоря уже об убытках. Так что платить лучше вовремя.

Итак, необходимо быть предельно внимательным и соблюдать все установленные законом требования, чтобы избежать ошибок и осложнений при передаче прав на объекты интеллектуальной собственности.

Юристы по интеллектуальной собственности помогут вам успешно продать товарный знак или патент без рисков получить убытки. Оставьте заявку, перезвоним и расскажем о стоимости и сроках отчуждения права.

шаг 1 из 3

Заявка на регистрацию договора

Напишите какой объект передается и как с вами связаться

шаг 2 из 3

Укажите сайт или вид деятельности

Чтобы подобрать профильного специалиста в вашей области

шаг 3 из 3

Что делать если не дозвонимся?

Укажите почту или телеграм

Спасибо ваша заявка принята

Партнер скоро вам позвонит

Комментарии временно не доступны

Об авторе

Романеева Тамара Андреевна

Юрист по интеллектуальной собственности

Работала с крупнейшими компаниями России – лидерами рейтингов Роспатента по количеству регистрируемых объектов интеллектуальной собственности. Специализация – защита интеллектуальных прав в сфере строительства, архитектуры и дизайна.