Передача прав на товарный знак: отчуждение, лицензия, франшиза

Товарный знак – обозначение, позволяющее покупателю выделить продукт среди множества подобных, идентифицировать его с определенным предприятием. Если собственник товарного знака решает пройти процедуру оформления в Роспатенте, то он получает правовую защиту своего обозначения, и способность предоставления исключительных прав на объект другим лицам.

Романеева Тамара Андреевна Юрист по интеллектуальной собственности

Ниже мы расскажем о каждой разновидности передачи прав на торговый знак и её особенностях, зафиксированных в законодательстве.

Варианты передачи прав

Торговый знак, находящийся в собственности определенного лица, можно оформить на другое лицо или компанию только с согласия владельца, иного варианта заключения соглашения законом не предусмотрено.

Основание для передачи прав законом не регламентируется, и потому может быть различным: банкротство или ликвидация компании, отказ от производства одной из отраслей продукции и др.

Чтобы оформление договора прошло успешно, необходимо иметь в виду ряд особенностей:

  1. Процедура передачи прав осуществляется только после официальной регистрации продукта интеллектуальной собственности в ФИПС.
  2. Заявление на регистрацию того или иного соглашения о передаче прав может подавать обладатель товарного знака или патентный поверенный.
  3. Лицензионное соглашение подразумевает временный переход прав на торговый знак. Новый хозяин имеет право реализовывать товарный знак согласно условиям, прописанным в договоре (на конкретной территории, размещение на некоторых товарах).
  4. В случае оформления соглашения об отчуждении торгового знака исключительные права на него передаются новому собственнику полностью (статья 1488 ГК РФ).

Ключевым принципом при передаче прав является заполнение письменного договора обоими участниками процесса, где прописаны условия абсолютной или частичной передачи прав на торговый знак.

💻

Все данные о передаче прав отображаются в электронном реестре Роспатент и содержатся в нашей базе. Если данных о передаче прав в Роспатенте нет - знак используется незаконно.

Договор об отчуждении (продаже)

Если владелец желает полностью передать права на товарный знак другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, он может воспользоваться договором об отчуждении (договором уступки). При составлении договора необходимо знать о некоторых тонкостях:

  1. Соглашение об отчуждении заключается исключительно в письменном виде.
  2. Владелец может передать права как на все категории товаров, представляемые данным товарным знаком, так и на некоторые из них.
  3. Разрешено заключать договор не только о настоящей передаче прав, но и о предстоящей передаче исключительных прав на товарный знак.
  4. Запрещено оформлять договор, способный привести к обману потребителя по отношению к продукции или компании-изготовителю.
  5. Наличие/отсутствие денежных выплат за передачу прав на товарный знак и их объем устанавливается участниками процесса совместно.

Какие документы нужны для заключения договора уступки?

Чтобы ФИПС зарегистрировала договор отчуждения, необходимо предоставить комплект документов:

  1. Заявку на оформление отчуждение прав на торговую марку;
  2. Если документы предоставляются только одним из участников договора, необходимо дополнить комплект документов одной из следующих форм:
    • Извещение о свершившемся распоряжении исключительным правом (заверенное обоими участниками сделки)
    • Выдержка из соглашения, засвидетельствованная нотариусом
    • Договор
  3. Квитанция об оплате пошлины (13500 р. за один товарный знак)
  4. Доверенность (при действии посредством представителя).

С момента регистрации соглашения в ФИПС, все права на товарный знак переходят к покупателю. Однако использовать данный предмет интеллектуальной собственности покупатель может только в той мере, что обозначена в соглашении. Необходимо помнить, что на пользование исключительным правом главным образом влияет срок действия правовой охраны товарного знака. Завершение времени действия правовой защиты знака означает, что покупатель теряет способность распоряжаться данным обозначением.

Лицензионный договор

В случае, если владелец желает оставить исключительное право на товарный знак за собой, но часть полномочий передать другому лицу, можно воспользоваться лицензионным договором. По этому договору получатель имеет право реализовывать обозначение согласно условиям, прописанным в документе передачи права пользования.

Помните, что законодательство РФ не запрещает подписывать лицензионный договор в одно и то же время с несколькими лицами, так как исключительное право остается за собственником. Если вы намерены избежать таких случаев, следует заключить исключительную лицензию.

Разновидности лицензий

  1. Исключительная

    Означает, что соглашение о лицензии может быть заключено только с одним юридическим лицом/компанией. Передача прав другим лицам и оформление договора с ними запрещены.
  2. Неисключительная

    Подразумевает, что владелец товарного знака имеет право заключать несколько лицензионных договоров с иными лицами (занимающих одно и то же географическое положение и в отношении однотипных товаров).

Главные моменты в оформлении лицензионного соглашения

(зафиксированы в ст. 1489 ГК РФ)

  1. Договор заключается исключительно в письменной форме.
  2. К передаче права пользования допускаются только товарные знаки, прошедшие процедуру официальной регистрации в Роспатенте.
  3. Плата за право пользования и ее размер сторонами назначается самостоятельно. Если сумма не обозначена, а договор возмездный, то соглашение признается недействительным.
  4. Срок, на который заключается лицензионное соглашение, должен быть согласован обеими сторонами. При этом он не может быть больше, чем срок правовой защиты товарного знака. Если период действия соглашения не обозначен, он равняется 5 годам.
  5. Владелец может предоставить право пользования как всеми категориями товаров, представляемые данным товарным знаком, так и некоторыми из них.
  6. Предмет соглашения – документ, свидетельствующий об исключительном праве на товарный знак.

Детали содержания договора

(зафиксированы в ст. 1489 и 1235 ГК РФ)

Договор обязан содержать:

  • обозначение предмета соглашения (в том числе и номер свидетельства, степень правовой защиты объекта), период действия исключительного права (согласно Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации);
  • список услуг и продукции, исключительное право на которые передается другому лицу/организации;
  • характер лицензии (исключительная/ простая неисключительная);
  • объем компенсации и порядок выплат;
  • нормы качества услуг или продукции, определяемые владельцем;
  • территориальные ограничения (не должны превышать территорию действия правовой охраны знака).

Во время существования лицензионного соглашения собственник имеет право продать права на обозначение другим лицам. В таком случае лицензионное соглашение не расторгается, а обязательства продолжают исполняться.

Договор франчайзинга

Разница лицензии и коммерческой концессии в том, что лицензия передает право использования только товарного знака, а франшиза - комплекса прав, технологий, элементов бренда для построения бизнеса с нуля (статья 1027 ГК РФ).

Большинство деталей заключения договора сохраняются и в отношении договора франчайзинга, кроме:

  1. Плата по соглашению определяется в одной из двух форм: единовременный взнос при подписании документов (паушальный взнос), либо регулярные (один раз в месяц) выплаты от прибыли – роялти.
  2. Срок действия соглашения может быть неограниченным и зависеть только от периода существования товарного знака.
  3. В случае окончания действия тех или иных прав, остальные условия договора продолжают соблюдаться.

Подробнее про договор коммерческой концессии (франчайзинга)

Залоговое соглашение

Товарный знак, а точнее, права на него, могут выступать в качестве взноса за кредит/гарантии его выплаты. Если владелец товарного знака не сможет выполнить условия кредитного договора, то на предмет залога может быть обращено взыскание.

Однако в случае заключения залогового соглашения владелец обозначения сохраняет исключительные права на товарный знак, кроме случаев, когда в соглашении прописаны особые указания по распоряжению правом пользования.

В России действует программ поддержки МСП, где предприниматель может использовать НМА (нематериальные активы) как предмет залога для получения кредита на льготных условиях. Чтобы товарный знак стал активом, необходимо провести его оценку по рыночному или доходному методу.

Все о товарном знаке для бизнеса читайте в нашей книге:

Порядок оформления договоров передачи прав на товарный знак

Принципы заключения договоров по предоставлению прав на товарные знаки зафиксированы в Гражданском Кодексе Российской Федерации (ст. 1232). Процесс регистрации соглашений осуществляет патентное бюро (Роспатент). Для подачи документов необходимо заявление от обеих сторон соглашения. Процесс может состояться даже в случае подачи документов одним из участников процедуры регистрации.

Необходимый для регистрации перечень документов (на выбор):

  1. Подписанное соглашение
  2. Выдержка из соглашения, заверенная нотариально
  3. Письменное согласие от обоих участников процесса, удостоверяющее передачу прав на объект

Срок регистрации договора в Роспатенте занимает около 2 месяцев. В результате сотрудники ФИПС внесут данные в официальный реестр и можно будет увидеть запись о передаче прав в сведениях о товарном знаке.

При изменении реквизитов любой из сторон необходимо подавать заявление в ФИПС на корректировку данных. В случае спора, договор может быть признан недействительным, если в нем указаны неактуальные данные.

Если есть необходимость, участники могут расторгнуть договор досрочно по обоюдному согласию. Принудительным путем разорвать договор можно только по причине серьезных отступлений от условий соглашения. При расторжении необходимо внести изменения в регистрацию в ФИПС, иначе договор может остаться действующим и противная сторона может потребовать его исполнения (оплаты или продолжения пользования товарным знаком)

Комментарии временно не доступны

Об авторе

Романеева Тамара Андреевна
Юрист по интеллектуальной собственности
Работала с крупнейшими компаниями России – лидерами рейтингов Роспатента по количеству регистрируемых объектов интеллектуальной собственности. Специализация – защита интеллектуальных прав в сфере строительства, архитектуры и дизайна.

Подпишитесь на новостную рассылку

Актуальная информация по интеллектуальной собственности