Главная

Блог

Защита прав

Как можно распоряжаться исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности

7 апреля 2023

720

0 комментариев

Регистрация договора в Роспатенте

Сопровождение сделки юристом по интеллектуальным правам

Заказать

Как можно распоряжаться исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности

Объекты интеллектуальной собственности (объекты ИС) окружают нас везде: в названии бренда на билборде, в иллюстрации в паблике, в логотипе банка на информационном буклете. Но их будничное присутствие не означает, что они также просты в использовании, как кажется. Используя объекты ИС, важно различать владение объектом-«носителем» произведения (книгу как предмет, диск с компьютерной программой) и сам объект ИС, записанный на нём (рассказ или ПО соответственно).

Романеева Тамара Андреевна Юрист по интеллектуальной собственности

Содержание

Когда возникает исключительное право на объекты интеллектуальной собственности? Какие правомочия содержит исключительное право на ИС Нюансы, которые стоит учесть при составлении договора на передачу прав Какие объекты ИС можно передавать? Алгоритм отчуждения (передачи) исключительного права на ИС Как зарегистрировать договор распоряжения исключительным правом? Типы договоров о распоряжении исключительным правом Договор об отчуждении (уступке) исключительного права Лицензионный договор Разновидности лицензионных договоров и их особенности Специфика сублицензионного договора Принудительная лицензия Процесс исполнения лицензионного договора Иные формы распоряжения исключительным правом Получение франшизы Договор залога Резюме

В основе грамотного пользования интеллектуальной собственностью лежит понимание, что обретение имущественных прав на вещь-«носитель» вовсе не разрешает лицу использовать результат творческой деятельности другого лица, так как исключительные права не приобретаются по обычному договору купли-продажи.

Предположим, вы приобрели диск с программным обеспечением для ЭВМ, разобрались, как оно работает и взяли существенную часть его кода для создания своего софта. Знайте, что вы нарушили чужие права, ведь при покупке диска вы заключили договор купли-продажи материального носителя с магазином, а не получили разрешение хозяина объекта на эксплуатацию его произведения (ПО охраняется авторским правом).

Когда возникает исключительное право на объекты интеллектуальной собственности?

Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности – это способность физического или юридического лица использовать результат интеллектуальной деятельности или обозначение для различения товаров (товарный знак, логотип) по своему желанию различными способами, не нарушающими закон, помимо этого дозволять или не дозволять другим людям использовать их (ст. 1229 ГК РФ). Если вы являетесь правообладателем объекта ИС, то спокойно можете публиковать свой рассказ, наносить логотип на продукцию, препятствовать иным лицам использовать изобретение по его патенту – словом, осуществлять практически все возможные действия.

Также необходимо понимать разницу между исключительными и личными неимущественными правами: последние имеют неразрывную связь с автором и не могут быть отчуждены (то есть представлены третьему лицу). Например, мы не можем поменять автора книги: на произведении всегда будет значиться тот человек, который его создал. Передать это право или отказаться от него невозможно по текущему законодательству.

Однако, кто бы ни был творцом объекта, распоряжаться экономической судьбой произведения может совершенно иной человек – тот, который обладает исключительными правами на него.

Права могут быть переданы самим автором, у которого они возникли изначально (например, в результате подписания договора о распоряжении исключительным правом), а могут сразу быть собственностью иного лица – так исключительные права на тексты, созданные в ходе работы (служебные произведения), принадлежат работодателю, если в трудовом договоре не зафиксированы иные варианты.

Две названные категории прав отличаются и по времени действия. Личные неимущественные права бессрочны, так даже через несколько сотен лет автором «Войны и мира» мы по-прежнему будем указывать Л.Н. Толстого. А вот с исключительными правами все по-другому: спустя 70 лет после смерти автора они утрачивают свое действие, и произведение переходит в общественное достояние. Следовательно, по прошествии этого времени можно не спрашивать согласия на использование произведения, однако следует указать автора.

Какие правомочия содержит исключительное право на ИС

С объектами ИС, а точнее исключительными правами на них, допускается совершать широкий спектр действий: права на них можно продать, отдать под залог, подарить (последнее – только между физическими лицами). Во всех этих случаях передается право именно на результат творчества, а не на вещественную оболочку, в которую он внесён (рассказ, а не книга). Если необходима регистрация договора в Роспатенте, то права официально перейдут к другому лицу после осуществления процедуры регистрации.

ГК РФ не содержит определенного списка правомочий, но их можно классифицировать так: право владельца самому совершать действия с произведением, возможность распоряжаться своим правом, а также право запрещать третьим лицам пользоваться объектом без разрешения правообладателя.

Нюансы, которые стоит учесть при составлении договора на передачу прав

Разновидности сделок будут рассмотрены нами далее, однако некоторые общие рекомендации можно дать прямо сейчас.

Во-первых, всегда важно убедиться в правомочности стороны передавать права. Лицо не может предоставить больший объем прав, чем тот, который ему принадлежит – это имеет значение при подписании сублицензионного договора (см. далее). Также важно прописать объем вознаграждения и систему платежей: напомним, что в подавляющем большинстве случаев безвозмездная передача прав разрешена только между физическими лицами. Указание соразмерной суммы, соответствующей рыночной цене объекта, поможет избежать возможных вопросов со стороны налоговых органов.

Какие объекты ИС можно передавать?

Передавать права можно на все объекты интеллектуальной собственности. Вот далеко не полный их перечень:

книги;
фильмы;
средства индивидуализации (бренды, логотипы, домены);
изобретения;
программы;
ноу-хау;
контент для социальных сетей;
онлайн-курсы;
методики обучения.

Конечно, каждый из них имеет свою специфику, поэтому рекомендуем обращаться за консультацией к юристу при составлении каждого соглашения.

Алгоритм отчуждения (передачи) исключительного права на ИС

Убедиться, что владелец действительно располагает правами на интересующий объект. Для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, географических указаний, наименований мест происхождения товаров, а также зарегистрированных баз данных и программ для ЭВМ ситуация облегчается наличием сведений о правообладателях в открытых реестрах Роспатента – достаточно просто ввести регистрационный номер в поиске по соответствующему разделу. С остальными объектами, для которых нет официальных реестров, это сделать будет несколько труднее.
Составить договор при содействии квалифицированного юриста по интеллектуальной собственности. Предупреждаем, что скачанный из интернета текст договора может сработать против вас и даже повлечь крупные убытки.
Проверить сумму, подлежащую уплате за передачу прав. Стоимость должна быть соразмерна рыночной, иначе могут возникнуть проблемы с налоговой – на практике известны ситуации, когда налоговые органы не устраивала слишком заниженная или завышенная сумма, прописанная в соглашении.
Проверить полноту отчуждения права и уточнение о запрете применения этого объекта продавцом. Рассмотрим следующую ситуацию: вы приобретаете права на эксплуатацию товарного знака для продажи сгущенки. Вам необходимо будет убедиться, что продавец не станет использовать данное обозначение для продажи идентичных или однородных, то есть применяемых для той же цели и имеющих тот же состав продуктов, например, для молока. В противном случае покупатели будут введены в заблуждение, ведь они будут считать, что все эти товары продает одно и то же лицо. Такая ситуация будет противоречить как законодательству о товарных знаках, так и закону о защите прав потребителей.
При необходимости подать заявку на регистрацию в Роспатенте и уплатить госпошлину. Эта процедура требуется в ситуациях, когда объект, ставший предметом соглашения, присутствует в базах данных Роспатента. Это касается:
- изобретений;
- промышленных образцов;
- полезных моделей;
- товарных знаков;
- географических указаний;
- наименований мест происхождения товаров;
- программ для ЭВМ и баз данных (могут быть заверены Роспатентом по усмотрению владельца).
Договор, заверенный участниками соглашения, но не зарегистрированный в патентном ведомстве, будет признан недействительным, а стороны будут вынуждены отвечать за последствия: продавец будет обязан вернуть выплаченную сумму, а покупатель – вернуть прибыль от эксплуатации объекта. Это основные риски в соглашениях о передаче исключительных прав.
Заплатить вознаграждение продавцу и проверить выполнение всех пунктов договора.

Как зарегистрировать договор распоряжения исключительным правом?

Прежде всего стоит отметить, что регистрировать факт передачи прав нужно не всегда, а только если сами права на объект появляются после их государственной регистрации (см. выше). Кроме того, прошедшие госрегистрацию программы для ЭВМ и БД относятся к объектам авторского права и наделяют создателя правами сразу после создания, а не после оформления в Роспатенте. Если ПО или БД были поданы на регистрацию Роспатента по желанию правообладателя, то и данные о передаче прав тоже надо будет отражать в реестрах.

Заниматься оформлением документов в Роспатенте могут обе стороны, либо одна из сторон по желанию. Для регистрации договора в ведомстве необходимы следующие документы:

заявка;
нотариальная доверенность, если одну из сторон заменяет представитель;
квитанция об уплате госпошлины;
согласие на обработку персональных данных лиц-участников договора.

Образец заполнения запрашиваемых бумаг выложен на сайте Роспатента.

Кроме перечисленных документов, нужно приложить само соглашение, на основе которого осуществляется передача прав на объект ИС. Если документ составлен на иностранном языке, необходимо добавить заверенный перевод. Если в Роспатент предоставляется копия договора, а не оригинал, следует и её заверить у нотариуса.

После того как пакет документов собран, можно направить его в ведомство различными способами:

в электронном виде через сайт «Госуслуги»;
через почтовое отделение на адрес Роспатента (125993, Бережковская наб., 30, корп. 1, Г-59, ГСП-3);
лично через окно приема документов Роспатента по тому же адресу.

Типы договоров о распоряжении исключительным правом

Предусмотрено несколько типов договоров, которые можно заключить для передачи исключительного права. К ним относятся:

договор об отчуждении (уступке) исключительного права;
договор коммерческой концессии (франчайзинга);
лицензионное соглашение;
залог.

Разберём их поподробнее.

Договор об отчуждении (уступке) исключительного права

Соглашение об отчуждении подразумевает предоставление прав на результат интеллектуального труда в полном объеме (ст. 1234 ГК РФ). Покупатель в таком случае приобретает все права без ограничений (временных, территориальных и других). Закон требует подписывать соглашение об отчуждении непременно в письменной форме и непременно на денежной основе (если стороны – юридические лица).

Соглашение об отчуждении можно подписать даже относительно еще не изобретённого объекта: к примеру, в договоре авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ) заказчик имеет право просить автора передать ему исключительное право на произведение, которое будет создано в будущем. Таким образом, после завершения работы над объектом, все права на него сразу переходят заказчику в полном объеме. Так можно сделать и с изобретением: заявитель еще до завершения процесса получения патента делает публичное объявление о готовности передать исключительное право. Иногда это делается во избежание уплаты достаточно высоких пошлин – их тогда будет платить тот, кто получает исключительное право по такому договору.

Еще раз подчеркнем, по соглашению об отчуждении к покупателю переходят все без исключения права на объект. Исключения составляют бренды, для них правило работает точечно: например, при уступке права использовать товарный знак в отношении чая, изначальный владелец не сможет продавать под ним этот товар, но имеет право наносить его на другую продукцию, для которой Роспатент одобрил регистрацию товара.

Лицензионный договор

Этот тип документа отличается от предыдущего объемом передаваемых прав: тут владелец (лицензиар) передает не все права, а только определенный объем, строго определённый договором (ст. 1235 ГК РФ). В текст соглашения могут быть включены условия относительно времени употребления и территории распространения. Принцип лицензионного соглашения: один участник - владелец исключительного права на объект ИС или на средство индивидуализации (лицензиар) – выдает разрешение на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации второму участнику (лицензиату) в обозначенных в документе пределах. Приведем пример. Издательство, получившее от автора лицензию на рассказ, может быть ограничено в правах при его издании: произведение должно выпускаться строго на названной территории или только в определённом сборнике.

Этот тип договора также должен существовать в письменной форме. Единственным отступлением от правила является лицензионное соглашение между владельцем и издательством касательно размещения текста рассказа в периодическом печатном издании – его можно заключить и устно. В других ситуациях отсутствие письменного документа (а иногда – и регистрации в Роспатенте) делает документ недействительным.

О лицензионных договорах на предоставление права использования программы для ЭВМ или базы данных следует сказать отдельно.

В ГК РФ указано, что такой документ может передать пользователю не только права, установленные ст. 1280 ГК РФ (право пользователя программы для ЭВМ и базы данных), но и возможность использовать программу в предусмотренных договором пределах, то есть непосредственно работать с ней.

Уделить внимание надо и времени действия соглашения – важно соотнести его со сроком действия исключительного права. Так, например, если соглашение подписано относительно изобретения, права на которое прекратятся через 15 лет (а патент выдается на срок в 20 лет), то подписать договор на 16 лет уже нельзя. Если же стороны забыли указать срок, то по умолчанию считается, что контракт подписан на 5 лет. Еще одно существенное замечание: в случае аннулирования регистрации объекта ИС (например, суд признал, что бренд нарушает чужие права на ИС) лицензионное соглашение также перестает быть действительным.

Разновидности лицензионных договоров и их особенности

Лицензия, выдаваемая владельцем, может быть (ст. 1236 ГК РФ):

Исключительной.
Простой (неисключительной).

Первая разновидность лицензии передает некоторые права лицензиату, не допуская при этом выдачу такой же лицензии другому субъекту. Даже сам владелец не должен в течение исполнения договора использовать те права, что он отдал в пользование. Вторая разновидность - неисключительная – также передает часть прав лицензиату, но оставляет за лицензиаром право предоставить такую же лицензию кому-либо еще. Если стороны забыли указать, какой вид лицензии они подразумевают, по умолчанию лицензия признаётся неисключительной. Чтобы не оказаться в такой ситуации, очень важно внимательно читать и анализировать текст подписываемого соглашения.

Специфика сублицензионного договора

Когда лицо, получившее права на объект ИС по лицензионному соглашению, наделяется способностью передать эти права третьему лицу, договор будет считаться сублицензионным (ст. 1238 ГК РФ). Разумеется, существование первоначального соглашения (с изначальным владельцем) возлагает на сублицензию определенные ограничения:

Во-первых, сублицензионное соглашение возможно подписать лишь после письменного разрешения лицензиара. При этом отсутствие запрета не является согласием.
Перечень предоставляемых по сублицензии прав не может превосходить тот объём прав, что выдан в первоначальной лицензии. Например, когда первоначальный лицензионное соглашение разрешает использовать товарный знак в одном классе товаров, лицо, заключающее сублицензионное соглашение, не вправе указать еще какие-либо классы МКТУ.
В плане сроков действует то же правило: время действия сублицензии не должно превышать время, на которое заключалось изначальное лицензионное соглашение. При несоблюдении этого условия сублицензия потеряет свою силу с окончанием этого срока.

Помимо этого сублицензионные отношения подразумевают еще и увеличение обязанностей лицензиата. Если он решился предоставить права третьей стороне, то отвечать перед лицензиаром будет он, а не сублицензиат.

Принудительная лицензия

Это вид лицензии, который представляется не столько по взаимной договоренности участников договора, столько по обязательному к исполнению постановлению суда. Эту лицензию можно получить только на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или селекционные достижения, если их владелец отказывается по собственной воле подписывать соглашение с заинтересованным лицом. Получить принудительную лицензию можно только при следующих обстоятельствах (ст. 1362 ГК РФ):

Если изобретение или промышленный образец не применяется либо мало применяется патентообладателем на протяжении 4 лет со дня выдачи патента, а полезная модель – на протяжении 3 лет.

Если такое происходит, истец обязан сообщить, как желает использовать данный объект, а владелец патента – постараться убедить суд в том, что отказ от эксплуатации патента или неактивная эксплуатация им изобретения, полезной модели или промышленного образца вызвана уважительными причинами.

В обратной ситуации, если лицензия уже была выдана судом, но подобные обстоятельства отпали, патентообладатель имеет право потребовать суд аннулировать принудительную лицензию.
Если лицо, владеющее патентом, не способно применять изобретение, права на которое ему были предоставлены, не ущемляя при этом прав владельца другого патента (первого патента) на изобретение или полезную модель, отклонившего предложение о выдаче лицензии на условиях, отвечающих установившейся практике. Для этого иска также необходимо указать предполагаемый объем применения и обосновать, что зависимое изобретение является крупным техническим достижение и обладает весомыми экономическими преимущества перед изобретением или полезной моделью владельца первого патента.

Стоит отметить, что такие дела не так часты в судебной практике. Самый ранний рассмотренный спор о выдаче принудительной лицензии на фармацевтический патент стало дело ООО «Натива» против Селджин Корпорейшн (No А40-71471/2017), когда суд разрешил компании использовать изобретение по патенту ответчика.

Процесс исполнения лицензионного договора

Основное отличие от договора отчуждения права - объект не переходит от владельца навсегда, а следовательно, он заинтересован в том, как лицо, получившее лицензию, использует объект. Лицензиат должен предъявлять лицензиару доклад о применении объекта по установленному графику или по желанию лицензиара (ст. 1237 ГК РФ). Эти отчёты должны подтверждать, что получатель лицензии не выходит за рамки, прописанные в соглашении. К примеру, не применяет объект в местности, не упомянутой в документе. Если же происходит серьезное лицензиатом нарушение, то лицензиар вправе прекратить исполнение соглашения в одностороннем порядке.

Однако и к самому лицензиару тоже предъявляются определенные требования – так, пока действует соглашение, он не имеет права предпринимать действия, являющиеся препятствием к использованию лицензиатом переданного ему права.

Отдельно стоит сказать про составление лицензионного соглашения на товарные знаки (ст. 1489 ГК РФ). Товарный знак, являясь средством индивидуализации, отражает репутацию продавца и качество его продукции – именно это требование и обязано отражаться в тексте соглашения. А это значит, что получивший лицензию на товарный знак предприниматель должен производить товары, отвечающие требованиям качества, обозначенным лицензиаром.

Иные формы распоряжения исключительным правом

Получение франшизы

С помощью франшизы владелец имеет право на предоставление совокупности исключительных прав на бренд и иные включенные в соглашение объекты, например, коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (ст. 1027 ГК РФ). Присутствие в соглашении товарного знака как одного из предметов договора диктует ряд условий:

стороны – только коммерческие предприятия (юрлица и ИП);
договор заключается на платной основе (возмездно);
письменная форма договора (если её нет, соглашение признаётся недействительным);
необходима регистрация в Роспатенте.

Напомним, что очень важно проверить соответствие срока действия соглашения со сроком действия свидетельства о регистрации товарного знака. Товарные знаки регистрируются на 10 лет, в дальнейшем защиту обозначения можно продлить любое количество раз.

Договор залога

Исключительные права на объекты ИС могут являться предметом залога (ст. 358.18 ГК РФ), то есть средством гарантии выполнения обязательства. По данному документу правообладатель предоставляет кредитору некоторые права на объект интеллектуальной собственности как гарантию того, что обязательство будет им исполнено. В ситуации невыполнения залогодателем требуемого залогодержатель получает право требовать удовлетворения из стоимости заложенного имущества.

Например, вы заключаете договор купли-продажи и обязуетесь оплатить установленную сумму до определенного числа. В качестве подтверждения того, что обязательство будет исполнено, вы предлагаете право получения дохода с использования третьими лицами имеющегося у вас произведения (например, гонорар за публикацию). И если вы не заплатите продавцу по первому договору вовремя, он получает право на доход, который причитается вам за публикацию вашего произведения.

Существование такого соглашения наделяет стороны рядом прав: залогодатель на протяжении действия договора имеет право без согласия залогодержателя применять заложенный объект и распоряжаться исключительным правом на него, за исключением права отчуждать исключительное право – тут уже потребуется согласие залогодержателя.

Залог подойдет и для подписания договоров с банками или при получении инвестиций – такие случаи уже встречались в практике. В таком случае заключаются два договора: основной (к примеру, кредитный) и договор залога, который при необходимости регистрируется в Роспатенте.

Резюме

Подводя итог, скажем, что, по сути, объекты ИС являются нематериальными активами предприятия, такими же важными, как оборудование или изготавливаемая продукция. Их можно и нужно привлекать для увеличения капитализации компании, задействовать весь потенциал, предоставленный вам как обладателю исключительного права. Однако, конечно, важно делать это под контролем опытного юриста, чтобы вместо дополнительной прибыли не понести значительные убытки.

Услуги и цены

Договор франчайзинга

Разработаем и зарегистрируем договор коммерческой концессии в Роспатенте

от 44 900 ₽

Проверка — на отсутствие рисков и обременения

Разработка — проект договора и регистрация в ФИПС

Документы — делопроизводство и передача документов

Лицензионный договор

Если требуется передать права на объект ИС во временное использование

от 34 900 ₽

Проверка — на отсутствие рисков и обременения

Разработка — проект договора и регистрация в ФИПС

Документы — делопроизводство и передача документов

Договор отчуждения

Проведем максимальную проверку на риски и безопасность для нового владельца

от 34 900 ₽

Проверка — на отсутствие рисков и обременения

Разработка — проект договора и регистрация в ФИПС

Документы — делопроизводство и передача документов

Об авторе

Романеева Тамара Андреевна

Юрист по интеллектуальной собственности

Работала с крупнейшими компаниями России – лидерами рейтингов Роспатента по количеству регистрируемых объектов интеллектуальной собственности. Специализация – защита интеллектуальных прав в сфере строительства, архитектуры и дизайна.