Лицензионный договор

Юрист по интеллектуальному праву

Поможем остановить нарушения и возместить убытки

Заказать консультацию

Лицензионный договор дает вам право взять в аренду объект интеллектуальной собственности: технологию, патент, софт или товарный знак у правообладателя. Условия, на которых можно использовать патент или товарный знак, бывают сложными и нестандартными. Разбираем в статье подводные камни лицензий и рассказываем, как их обойти.

Романеева Тамара Андреевна Юрист по интеллектуальной собственности

Забегая вперед, стоит отметить, что работа без договора или скачивание шаблона из интернета может превратить доходы с продажи лицензий в убытки.

Что такое лицензионный договор

Лицензионный договор – это соглашение, по которому владелец объекта интеллектуальной собственности, предоставляет право на его коммерческое использование другому лицу.

В договоре участвуют обязательно 2 стороны:

  • лицензиар – предоставляет имеющиеся у нее права;
  • лицензиат – получает по лицензионному договору права на использование объекта ИС на определенных условиях в определенный срок.

Объектами договора лицензии может выступать любая интеллектуальная собственность или результат интеллектуальной деятельности.

Таблица объектов ИС, которые можно передать по лицензионному договору

 

Объект

Пример

Регистрация в Роспатенте обязательна?

Авторское право

Художественные произведения, персонажи, программы ЭВМ и базы данных

нет

Патент

Изобретения, устройства, полезные модели, промышленные образцы

да

Средства индивидуализации

Товарные знаки, слоганы, бренды, логотипы, упаковка, региональные бренды

да

Секреты производства

Ноу-хау, технологии, объекты коммерческой тайны

нет

 

Лицензионные договоры регулируются Гражданским Кодексом: статьи 1235-1239 закрепляют общие положения, а особенности регулирования в отношении отдельных объектов закреплены в главах, посвященных таким объектам.

Передачу прав на патенты и товарные знаки обязательно регистрируют в Роспатенте. Без регистрации сделка будет признана ничтожной, а все платежи придется вернуть. Правила такой регистрации можно найти на сайте Роспатента.

Виды лицензионных договоров

В интеллектуальной практике используют обычно 2 варианта договора лицензии: простая и исключительная. В судебной практике фигурирует также принудительная лицензия. Разберемся что это значит.

Виды договоров

  1. Простая лицензия предоставляет лицензиату права использования объекта, сохраняя у владельца право передавать по лицензии тот же объект ИС и другим компаниям . Это значит, что правообладатель может заключить договор с неограниченным числом лицензиатов. Например, в фотобанках изображения часто размещаются именно на условиях простой лицензии так, что неограниченное число пользователей может скачать и использовать загруженные изображение.
  2. Исключительная лицензия отличается тем, что по договору лицензиар теряет право продавать лицензии другим компаниям на срок действия лицензионного соглашения.
  3. Принудительная лицензия – специфический вид договора, который можно получить в судебном порядке. Если объект ИС не используется определенное время, обычно 3-4 года, то это приводит к недостаточному разнообразию товаров на рынке, поэтому другая компания может обратится в суд за принудительной лицензией. Этот вид договора применяется в судебной практике, когда владелец не хочет заключать лицензионный договор, при этом не использует объект ИС сам. Принудительные лицензии - редкость, обычно судебные споры инициируют с целью аннулировать действие патента или товарного знака из-за неиспользования, чтобы не платить роялти.

В качестве своеобразного подвида лицензионного договора можно выделить сублицензию – соглашение, которое заключается не непосредственно лицензиаром-правообладателем, а лицензиатом. То есть лицензиат «передает права дальше».

Что важно знать про сублицензионные договоры

  1. Сублицензионный договор подразумевает письменное согласие лицензиара, без этого сделка по будет не действительной.
  2. Права сублицензиара ограничены его лицензионным соглашением с правообладателем. Например, если лицензия действует только на территории Самарской области, продать сублицензию в Таганрог - не получится.
  3. Срок сублицензионного соглашения тоже ограничен сроком действия исходной лицензии.

В остальных вопросах регулирование сублицензионных договоров совпадает с регулированием договоров лицензии.

Кажется, что сказанное выше относится только к крупным предпринимателям, однако мы сталкиваемся с лицензионными договорами каждый день: большинство веб-сервисов и компаний, предоставляющих софт, работают с пользователями по лицензионным соглашениям.

Проверка контрагента

Перед подписанием договора проверяем права потенциального лицензиара.

Например, при покупке лицензии на объекты авторского права: картины или фотографии, права передаются по договору, где лицензиаром выступает галерея или фотобанк, а не сам автор. Для этого нужно почитать договор галереи с автором, чтобы удостовериться, что компания, которой вы платите деньги, может передавать права на использование выставленных работ по лицензии.

Аналогично с правами на средства индивидуализации, сначала нужно проверить кто правообладатель и есть ли вообще у него свидетельство о регистрации товарного знака. Это можно сделать в нашем сервисе, кликнув на результат поиска по названию.

В софтверной индустрии может произойти неприятность, иного рода. Например, программный продукт создан сотрудником компании, а работодатель не озадачился фиксированием перехода исключительных прав на свое юрлицо от автора. Обычно это фиксируется в двух документах: договор авторского заказа с сотрудником и свидетельством о регистрации программы для ЭВМ из Роспатента, где указаны и автор, и правообладатель.

Если права предоставляются по сублицензионному договору, проверяем первоначальный лицензионный договор: ищем пункт о праве передачи по сублицензии.

Форма договора

Лицензионный договор заключается только в письменной форме и строго возмездным. Во всех иных случаях сделка будет недействительной и вызовет интерес со стороны налоговой и ФАС.

Хотя традиционно выполнение этого требования предполагало обмен подписанными бумажными экземплярами документов, сейчас есть масса других способов. Например, довольно часто стороны обмениваются подписанными скан-копиями по электронной почте. Однако такой способ лучше прямо предусмотреть в тексте договора.

Другой вариант договора – размещение публичной оферты на сайте компании. Этот способ подходит лицензиарам, которым заключают большое количество однотипных договоров с клиентами, например, фотобанкам. В этом случае согласие будет выражаться путем нажатия кнопки «Согласен с условиями» или выполнением иных действий, указанных в документе, например, регистрацией на сайте.

Предмет договора

Лицензионный договор содержит информацию о том какие объекты предоставляются, а также как они будут использоваться: регион, сроки, объемы продаж и т.д. Чем точнее указан объект, тем лучше. Так, если договор заключается на объекты искусства, то их небольшое изображение можно разместить в договоре. Для товарных знаков, изобретений и других объектов патентного права, обязательно указывать номер регистрации в роспатенте.

Если права предоставляются в отношении большого количества объектов, их перечень может быть вынесен в отдельное приложение к договору – это также считается соблюдением требования письменной формы.

О важности определения предмета договора свидетельствует и судебная практика. Например, в деле А40-227061/2018 стороны спорили именно о том, были ли предоставлены права только на ноты, или же подразумевалось и исполнение музыки.

Три аспекта, которые надо учитывать для исключительных лицензий:

  1. Ограничить право лицензиара использовать объект в тех пределах, в которых имеет право использовать лицензиат.
  2. Если в соглашении прямо не прописано, что лицензия исключительная, то она будет считаться простой.
  3. Описать возможность передавать права по сублицензии. Прямое указание на сублицензию в договоре будет считаться письменным согласием лицензиара на продажу другим компаниям от держателя исключительной лицензии.

Интересно и то, что в одной лицензии для разных вариантов использования могут меняться условия. Например, иллюстратор может дать права на демонстрацию изображения в онлайн-формате по простой лицензии нескольким фотобанком, а вот коллаборация с брендом одежды для производства мерча, может регулироваться исключительной лицензией.

В лицензии можно прямо предусмотреть, что лицензиат не имеет права делать. Есть исключение: нельзя запретить действия, которые нужны для корректной работы лицензионного софта (ст. 1280 Гражданского кодекса).

Вознаграждение по лицензионному договору

В лицензионном договоре важно в прямом виде прописывать возмездность и размер вознаграждения.

Особенности пунктов договора о вознаграждении:

  1. По умолчанию лицензионный договор считается возмездным.
  2. Если нет размера вознаграждения или порядка его расчета, то лицензионный договор становится недействительным.
  3. Безвозмездный договор могут заключать только физические лица и НКО. Юрлица, занимающиеся коммерческой деятельностью, могут заключать только возмездные договора.
  4. Вознаграждение выплачивается независимо от реального использования прав. Лицензиар обязан выплачивать роялти, даже если он ничего не производит, поскольку лицензиат не может отвечать за производство другого юрлица.

Платежи в лицензионном договоре могут иметь разный вариант расчетов и выплат:

  • фиксированный разовый платеж;
  • ежемесячные отчисления оговоренной суммы;
  • роялти – процент от выручки за оговоренный период.

При любом варианте в договоре точно долго быть указано: размер или порядок расчет, сроки и условия выплаты лицензиару. Это особенно важно сделать, если предусмотрены регулярные платежи.

Территория

Если в договоре нет географической привязки, то по умолчанию считается, что лицензия действует по всей России. Территориальная привязка помогает увеличить число исключительные лицензий. У вас может быть по одному договору исключительной лицензии на каждый город, регион, федеральный округ. В рамках своего региона держатели исключительных лицензий могут заключать сублицензионные соглашения и формировать свою сеть.

При этом в одном договоре на разных территориях можно менять полноту использования права. Например, на территории СНГ лицензиат может использовать привилегии исключительной лицензии, а в России - простую.

Срок действия договора

Срок в лицензионном договоре фигурирует в двух пунктах:

  1. Срок действия договора либо прописывается в явном виде, либо не упоминается вообще, и тогда договор считается заключенным на 5 лет, согласно ГК РФ.
  2. Условия досрочного расторжения договора или его автоматической пролонгации, если стороны не выразили желания его расторгнуть или изменить условия.
👉

Важно: срок действия договора не может превышать срок действия права на объект, который передается по этому договору. Например, патент на изобретение действует 20 лет, а значит срок действия договора тоже ограничен этим периодом.

Регистрация лицензионного договора в Роспатенте

Процедура регистрации перехода права по лицензии обязательна для следующих объектов ИС:

  • товарные знаки;
  • знаки обслуживания;
  • общеизвестные товарный знаки;
  • патенты на изобретения;
  • патенты на полезную модель;
  • патенты на промышленный образец.

Без регистрации договора в Роспатенте для этих объектов - сделка недействительна, поэтому надо предусмотреть какая сторона, в какие сроки и за чей счет будет заниматься регистрацией.

В некоторых случаях можно передавать ноу-хау по лицензии и регистрировать сделку в Роспатенте, но это не обязательно. Для всей остальной интеллектуальной собственности регистрация лицензионного договора не требуется, в том числе для программ и баз данных.

Процедура регистрации состоит из нескольких этапов:

  • Стороны готовят в Роспатент текст договора, заявление, а также документы, подтверждающие полномочия.
  • Стороны уплачивают государственную пошлину.

    Размеры актуальных пошлин можно посмотреть на сайте Роспатента. На текущий момент они составляют:

    • за регистрацию договора в отношении промышленной собственности – 3300 руб. + 1700 руб. за каждый патент, свидетельство свыше одного;
    • за регистрацию договора в отношении товарного знака – 13 500 руб. + 11 500 руб. за каждый товарный знак свыше одного.
  • Стороны подают собранный пакет документов в Роспатент. Документы могут быть поданы лично, по почте или в электронном виде Если все документы собраны и оформлены верно, то регистрация должна пройти в течение 45 рабочих дней со дня получения Роспатентом документов.

Чем вы рискуете, скачав договор из Интернета

Многие ресурсы предлагают скачать готовый шаблон договора, а предприниматели зачастую вообще не хотят тратить время и что-либо подписывать. Хотя такое решение кажется самым простым, оно таит в себе риски:

  1. Если договор не содержит необходимых условий, сделка может быть признана ничтожной.
  2. Отсутствие договора грозит судебным разбирательством с правообладателем. При этом стоит иметь в виду, что за нарушение исключительных прав предусмотрена возможность взыскать существенную компенсацию, в частности, размером до 5 миллионов рублей за нарушение.
  3. В случае подписания типового договора, не учитывающего обстоятельства конкретной сделки, вторая сторона по договору найти лазейку в договоре, в результате чего вы понесете убытки.
  4. При заключении договора без проверки прав лицензиара может оказаться, что он не имел права распоряжаться интеллектуальной собственностью. В этом случае настоящий правообладатель получит возможность предъявить претензию вам за незаконное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Обращение к юристу, поможет избежать этих рисков и заключить договор, который будет защищать ваши интересы. В случаях, когда на кону не только денежные убытки, но и функционирование бизнеса в целом, не экономьте на вашей финансовой безопасности.

шаг 1 из 3
Юристы по интеллектуальным правам

Оставьте заявку, специалист позвонит в течение 15 минут

шаг 2 из 3
Укажите сайт или вид нарушения

Чтобы мы понимали, какому специалисту адресовать ваш вопрос

шаг 3 из 3
Что делать если не дозвонимся?

Оставьте почту или Телеграм для связи

Спасибо, ваша заявка принята!
Партнер скоро вам позвонит
Комментарии временно не доступны

Об авторе

Романеева Тамара Андреевна
Юрист по интеллектуальной собственности
Работала с крупнейшими компаниями России – лидерами рейтингов Роспатента по количеству регистрируемых объектов интеллектуальной собственности. Специализация – защита интеллектуальных прав в сфере строительства, архитектуры и дизайна.

Читайте также

Подпишитесь на новостную рассылку

Актуальная информация по интеллектуальной собственности